Антон Коваль: «Киберсквотеры побаиваются судиться с глобальными корпорациями»

Нелегальное использование торговых марок и ассоциированных с ними доменных имён ‒ проблема, распространенная не только за рубежом, но  и в Украине. Антон Коваль, адвокат, патентный поверенный Украины, доктор философии в области права и партнёр патентно-юридического агентства «Дубинский и Ошарова», которое недавно отстояло права известных компаний на торговые марки «AMAZON.COM» и «E-BAY» в Украине, рассказывает о методиках борьбы с киберсквотерами и особенностях рассмотрения подобных дел в судах.

Как часто в вашей практике и в целом по Украине случаются судебные иски, в которых рассматриваются нелегальное использование торговых знаков глобальных компаний местными предпринимателями? Как часто эти разбирательства касаются именно веб-сайтов, то есть, использования чужих брендов на сайтах местных предпринимателей?

Антон Коваль: Такие дела возникали и, к сожалению, продолжают возникать на практике довольно часто. Причем это касается не только торговых марок, но и других охраняемых законом объектов права интеллектуальной собственности (промышленных образцов, объектов авторского права, изобретений, полезных моделей). В качестве примера могу привести завершенное судебное дело, в котором некое физическое лицо запатентовало на свое имя фактически всю оригинальную продукцию — упаковки и тюбики зубной пасты популярной серии «СПЛАТ» известной российской компании «СПЛАТ-КОСМЕТИКА». Впоследствии «предприниматель» даже пытался запретить официальным дистрибьюторам данной компании реализовывать зубные пасты серии «СПЛАТ» на территории Украины. По данному делу суд удовлетворил иск компании и признал такие патенты на промышленные образцы недействительными полностью как таковые, что были недобросовестно запатентованы с нарушением требований закона.

Кроме того, в последнее время известные торговые марки нередко используются как в названии соответствующих доменных имен, так и при продаже контрафактных товаров на веб-сайтах в сети Интернет. К счастью, как показывает наша практика, обычно такие нарушения прав можно эффективно прекратить еще в досудебном порядке, то есть, путем направления писем-предупреждений от владельцев прав на торговые марки к регистратору и регистранту доменного имени.

От чего зависит конечный результат и скорость рассмотрения в таких делах?

А. К.: Сроки рассмотрения судебных дел четко определены законом. Так, согласно статье 157 Гражданского процессуального кодекса Украины «…суд рассматривает дела в течение разумного срока, но не более двух месяцев со дня открытия производства по делу … В исключительных случаях по ходатайству стороны суд постановлением может продлить рассмотрение дела, но не более чем на пятнадцать дней».

По моему убеждению, конечный результат и скорость рассмотрения в таких делах зависит от сложившейся правовой позиции, собранных надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение исковых требований, активного участия на всех стадиях судебного процесса. В совокупности такие действия помогают суду вынести законное и обоснованное решение об удовлетворении исковых требований в течение установленного законом срока.

Вместе с тем, не следует забывать, что, ответчики (нарушители) в таких категориях дел могут пытаться всеми возможными процессуальными мерами затягивать судебный процесс. Например, они не являются в суд, не получают судебные повестки, несвоевременно подают доказательства, умышлено заявляют «безумные» ходатайства об откладывании рассмотрения дела в связи с болезнью, командировкой, об истребовании каких-то ненужных доказательств по делу, об отводе судьи или судебного эксперта, о вызове судебного эксперта в суд, о назначении дополнительной, повторной судебной экспертизы, подают встречные иски и т. д. Всё это, конечно же, оказывает влияние на сроки рассмотрения дела судом и затягивает его рассмотрение. Однако, еще раз подчеркну, что активное участие истца на всех стадиях судебного процесса с активной правовой позицией по делу, оперативное проведение необходимых судебных экспертиз в сфере интеллектуальной собственности, своевременная подача суду необходимых доказательств по делу  способствует максимально быстрому и правильному разрешению спора судом.

Можно ли считать устоявшейся судебную практику в Украине при рассмотрении таких дел?

А. К.: На мой взгляд, в Украине продолжает формироваться положительная правоприменительная практика по защите прав интеллектуальной собственности в целом, включая права на торговые марки. Важные разъяснения по наиболее сложным вопросам, возникающим в судебной практике, уже представлены Верховным Судом Украины и Высшим хозяйственным судом Украины, в частности, в постановлении Пленума Верховного Суда Украины. Также с целью одинакового и правильного применения законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, Высшим хозяйственным судом Украины регулярно проводится обобщение данной судебной практики и готовятся соответствующие отчеты. По моему мнению, судебная практика в рассмотрении таких дел не может быть полностью устоявшейся, наоборот — она должна все время динамично развиваться и совершенствоваться.

Развитие судебной практики мы можем наблюдать, в том числе, и в разрешении судами доменных споров в частности, в судебных решениях о переделегировании спорных доменных имен от нарушителей к владельцам торговых марок. На мой взгляд, такой подход судов в полной мере соответствует правовой позиции Верховного Суда Украины о способах защиты прав, изложенной в постановлении от 21 мая 2012 г. по делу № 6-20цс11.

По каким критериям определяется сходство торгового знака? Например,  нарушает ли права компании Firma торговый знак FiRmA или FiRmA’s?

А. К.: Сходство торговых марок в той степени, когда их можно спутать, определяется по критериям, закрепленным Правилами Государственного патентного ведомства Украины. Согласно этим правилам «словесные обозначения, заявленные как знаки, сравниваются со словесными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. При установлении сходства словесных обозначений учитывается звуковое (фонетическое), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство». Таким образом, торговые марки FiRmA, FiRmA’s считаются схожими настолько, что их можно спутать с маркой Firma по всем трем критериям сходства: звуковому, графическому и смысловому.

Вместе с тем, для установления судом факта нарушения прав компании Firma необходимо выполнение еще одного важного условия: товарные знаки FiRmA или FiRmA’s должны использоваться нарушителем для продажи таких же товаров и услуг, для которых была зарегистрирована торговая марка Firma, либо для связанных с ними товаров и услуг. Например, если под брендом Firma продается мужская одежда, а под маркой FiRmA — шоколадные конфеты, то  в этом случае права компании Firma могут быть и не нарушены. С другой стороны, если же и Firma, так и FiRmA’s торгуют конфетами и иными сладостями, булочками, тортами, — то нарушение прав налицо.

Но и из такого правила есть одно исключение — если торговая марка Firma повсеместно хорошо известна в Украине, то компании FiRmA или FiRmA’s в любом случае будут нарушать права основного владельца бренда, даже если они ведут совсем другую деятельность. Поясним это правило на примере: владелец схожей марки Macdonald в любом случае нарушит права известного ресторана fast food, даже если первый торгует мебелью, а не чисбургерами. Ведь в такой ситуации использование схожей торговой марки Macdonald даже для мебели может ввести в заблуждение потребителей услуг быстрого питания в ресторанах McDonald’s, которые подумают, что лидер fast food’а расширяет свою коммерческую деятельность. Кроме того, такие действия могут быть квалифицированы как неправомерное использование деловой репутации компании McDonald’s (то есть, чужой деловой репутации), что может являться нарушением еще и иного Закона Украины «О защите прав от недобросовестной конкуренции».

Иногда, чтобы предотвратить кражу бренда за счет почти полного «копирования» торгового знака, компании регистрируют все подобные основному торговые знаки, например Firma, Firms, Firmas, Firma’s и прочее. Насколько такая практика распространена в Украине?

А. К.: На сегодняшний день торговые марки активно используются в хозяйственной деятельности, олицетворяя в себе приобретенный авторитет и деловую репутацию субъектов хозяйствования. При этом, как показывает практика в Украине, компании пытаются создать и зарегистрировать все большее количество торговых марок, т.е. распространена регистрация не одной торговой марки, а так называемой «серии» торговых марок с одинаковым префиксом, суффиксом или иной частью слова.

Примером такой «серийной» регистрации можно назвать торговые марки с общим элементом «МС», зарегистрированные в Украине на имя компании Макдональдс.

Около года назад в Украине завершился довольно громкий процесс, в котором американская компания Google отсудила домены Google.ua и YouTube.ua у киберсквоттеров. Можете ли привести примеры судебных разбирательств из вашей практики, касающиеся именно отсуждения глобальными компаниями веб-доменов, которые были захвачены злоумышленниками?

А. К.: Наша практика показывает, что киберсквотеры часто передают глобальным компаниям «похищенные» доменные имена (то есть, доменные имена с неправомерным использованием принадлежащих законным владельцам торговых марок) в досудебном порядке — после направления писем-предупреждений с требованиями передать такие домены. Здесь важно убедить нарушителя, что в названии доменного имени и на веб-сайте (если последний уже работает в сети Интернет) им было незаконно использовано зарегистрированную в Украине торговую марку глобальной компании. Это является нарушением требований Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и влечет предусмотренную действующим законодательством Украины ответственность, включая даже и возможную уголовную ответственность по статье 229 Уголовного кодекса Украины, если незаконное использование торговой марки причинило материальный ущерб в значительном, крупном или особо крупном размере.

Вряд ли нарушитель прав, которым является физическое лицо, захочет, чтобы глобальная компания предъявила к нему судебный иск о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности, возмещения причиненных убытков, которые могут исчисляться весьма значительными суммами, взыскание всех понесенных судебных расходов (включая расходы на помощь адвоката, судебные экспертизы, государственные пошлины), а тем более, привлечении к уголовной ответственности. Как правило, получив письмо-предупреждение, такие лица прекращают нарушать права владельцев торговых марок. Поэтому очень редко такие дела доходят до суда, ведь для нарушителя это дело заведомо проигрышное.

Например, именно в ходе проведения переговоров с целью мирного досудебного урегулирования передачи доменов удалось убедить физических лиц — нарушителей прав интеллектуальной собственности на торговые марки глобальных американских компаний Амазон Ком. и иБей Инк. — передать домены kindle.com.ua и ebay.ua в собственность этих компаний. Ведь именно они являются владельцами зарегистрированных в Украине глобальных торговых марок «eBay» и «KINDLE», «Киндл», которые также занимают ведущие позиции в рейтингах мировых брендов.

Что касается дела с доменным именем Google.ua, то, на мой взгляд, долгий судебный процесс был связан, прежде всего, с категорическим нежеланием киберсквоттера урегулировать возникший спор в мирном порядке, а также с его активным участием в суде (что является особым случаем). Также стоит отметить и всяческое затягивание суда всеми возможными процессуальными мерами.

Рекомендация специалиста

Рекомендованным юридическим действием по защите прав на торговые марки от возможного копирования или подделки является получение статуса хорошо известной торговой марки в Украине. Такого статуса можно добиться через инициирование дела о признании торговой марки хорошо известной в судебном или административном порядке. Важно отметить, что согласно статье 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», статьи 6-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., которая действует в Украине с 25 декабря 1991 г., торговая марка, признанная хорошо известной в Украине, имеет усиленную правовую защиту по сравнению с простой зарегистрированной торговой маркой, которая распространяется не только на товары и услуги, для которых торговая марка признана хорошо известной, но и на все товары и услуги всех классов Международной классификации товаров и услуг и даже на часть торговой марки, признанной хорошо известной.

Читайте также:

5 підказок для створення досконалого логотипу

Юристы Днепропетровска учредили «скорую помощь» для IT-компаний

Новый сервис в Facebook для журналистов, космическая игра от SpaceX и другие новости

Vodafone готовит запуск платёжной системы M-Pesa в Украине